喬丹商標的困惑

2018年08月27日

發布時間:2018-07-10 08:54

資料來源:中國工商報網

近日,北京知識產權法院審結原告喬丹體育股份有限公司訴被告商標評審委員會商標申請駁回複審行政糾紛系列案件,駁回原告喬丹體育股份有限公司的訴訟請求。這一消息使得喬丹商標再次進入公眾視野。

美國球星邁克爾·傑弗裏·喬丹和喬丹體育股份有限公司的商標紛爭始於2012年,止於2016年。最高人民法院在(2016)最高法行再27號判決書(下稱“27號判決”)中對雙方的商標糾紛作了詳細闡述,該判決在某種程度上起到了定分止爭的作用,但並沒有完全平息雙方的商標糾紛。北京知識產權法院本次審結的系列商標申請駁回複審行政糾紛案件,也參考引用了“27號判決”中的觀點。本文不對邁克爾·傑弗裏·喬丹和喬丹體育股份有限公司之間的商標糾紛進行評價,僅對法院審結的系列駁回複審糾紛案件從案件事實、程序、爭議焦點、法律適用等角度進行分析探討。

根據北京知識產權法院發布的消息,可以基本確定涉案的商標情況。涉案商標 喬丹是中文及QIAODAN拼音組合商標,指定使用在第2類、第4類、第12類、第14類、第19類、第20類、第23類、第27類商品上,涉案商標申請時間是2016年3月18日。中國商標網流程顯示,2017年2月22日涉案商標被下發商標駁回通知書,2017年3月8日涉案商標申請人提出駁回複審申請,2018年1月6日駁回複審裁定下發。2018年2月6日商標評審委員會收到一審應訴通知,5月28日一審判決,6月12日商標評審委員會收到二審應訴通知。

由以上時間節點可知,在邁克爾·傑弗裏·喬丹和喬丹體育股份有限公司之間商標糾紛還未有定論時,喬丹體育股份有限公司就向商標局提出了上述涉案商標申請,可見喬丹體育股份有限公司一直在積極爭取相關商標的權利,不斷在相關類別進行商標申請。之後商標局依據《商標法》第十條第一款第(七)項駁回涉案商標申請,喬丹體育股份有限公司提出駁回複審申請,商標評審委員會仍然依據《商標法》第十條第一款第(七)項裁定涉案商標予以駁回。喬丹體育股份有限公司緊接著向北京知識產權法院提出訴訟,一審敗訴。最新的流程顯示,目前該系列案件已經進入北京市高級人民法院二審程序。可以推測,喬丹體育股份有限公司對一審判決不服,提出上訴,不排除案件最後會進入再審程序。

商標局駁回的理由是涉案商標違反了《商標法》第十條第一款第(七)項的規定,商標評審委員會和北京知識產權法院維持了這一駁回理由。因此,案件的爭議焦點在於涉案商標是否違反了《商標法》第十條第一款第(七)項的規定,是否能夠使用這一條款對涉案商標予以評價。

《商標法》第十條第一款第(七)項規定,“帶有欺騙性,容易使公眾對商品的質量等特點或者產地產生誤認的”標志不得作為商標使用。該條款是在2001年《商標法》基礎上修改而來的,將“誇大宣傳並帶有欺騙性”修改為“帶有欺騙性,容易使公眾對商品的質量等特點或者產地產生誤認的”。

該條款是關於不得作為商標使用的標志的規定。商標是具有可區別性的標志,但不是所有具有可區別性的標志都可以作為商標使用。保證商品、服務的質量,是商品生產者、經營者和服務提供者的責任。《商標法》明確要求商標使用人對其使用商標的商品質量負責,為維護消費者的權益,將帶有欺騙性、容易使公眾對商品的質量等特點或者產地產生誤認的標志,禁止作為商標使用,其目的是防止誤導消費者,使其在錯誤認識的基礎上進行消費,致使利益受到損害。

《商標法》第十條第一款第(七)項屬於商標申請審查的絕對理由之一,違反該條款的標志不僅不能進行商標註冊,而且不能使用,即通常所說的“禁用條款”。商標標志具有欺騙性,應是指標志的含義和內容與商品本身的屬性不一致,足以使公眾對商品的描述產生錯誤認識。判斷相關標志是否“帶有欺騙性”,應當從社會公眾的普遍認知水平及認知能力出發,對標志本身的具體內容進行相應界定。如果根據日常生活經驗或者相關公眾的通常認識並不足以引入誤解,則不屬於《商標法》第十條第一款第(七)項所規定之情形。對於誤認的理解,該條采取列舉的方式,即質量等特點和產地。對於特點的理解,不僅僅包含已明確列明的“質量”,還可以包括“功能”“原料”等等。產地指的是商標中包含地名的現象,筆者認為此處“產地”更可以理解為“產品來源”,即商標使用在商品或服務上面時,該商品或服務提供者的來源。對於“欺騙性”和“誤認”的關系,理論及實務界存在一定爭議。筆者認為二者理解為並列關系固然可以,但理解為因果、遞進關系則更加符合實際需要,並不是所有帶有欺騙性的標志都不可以進行使用與註冊,只有通過這種欺騙性的引導產生誤認的後果時,才可以適用該條款予以規制。

北京知識產權法院在審理案件時,參考援引了“27號判決”中的觀點,“27號判決”針對的是邁克爾·傑弗裏·喬丹與商標評審委員會、第三人喬丹體育股份有限公司商標爭議行政糾紛一案。判決書中認定:喬丹在我國具有較高的知名度,為相關公眾所知悉。我國相關公眾通常以喬丹指代邁克爾·傑弗裏·喬丹,並且喬丹已經與邁克爾·傑弗裏·喬丹之間形成了穩定的對應關系。邁克爾·傑弗裏·喬丹在我國一直具有較高的知名度,除了為耐克公司代言AIR JORDAN系列產品外,還先後代言了佳得樂飲料、恒適內衣、WheatiesBox麥片等多種與籃球運動沒有直接關聯的商品,知名範圍不僅僅局限於籃球運動領域,而是已成為具有較高知名度的公眾人物。喬丹體育股份有限公司明知邁克爾·傑弗裏·喬丹在我國具有廣泛的知名度,仍然使用喬丹申請註冊爭議商標,容易導致相關公眾誤認為標記有爭議商標的商品與邁克爾·傑弗裏·喬丹存在代言、許可等特定聯系,損害了邁克爾·傑弗裏·喬丹的在先姓名權。

上述觀點概括為邁克爾·傑弗裏·喬丹在我國具有較高知名度,知名範圍不僅僅局限於籃球運動領域。喬丹體育股份有限公司申請的商標損害了邁克爾·傑弗裏·喬丹的在先姓名權。

北京知識產權法院認為涉案商標 由漢字喬丹、拼音QIAODAN構成,其顯著識別部分為漢字喬丹。根據“27號判決”,美國著名籃球運動員邁克爾·傑弗裏·喬丹是在我國具有較高知名度的公眾人物,喬丹已經與邁克爾·傑弗裏·喬丹之間形成了穩定的對應關系。涉案商標喬丹使用在第2類、第4類、12類、第14類、第19類、第20類、第23類、第27類商品上,相關公眾容易誤認為標記有涉案商標的商品,與著名籃球運動員邁克爾·傑弗裏·喬丹存在代言、許可等特定聯系,從而對商品的來源或品質產生錯誤認識,具有欺騙性。涉案商標屬於《商標法》第十條第一款第(七)項規定的不得作為商標使用的情形,應當不予註冊。

從北京知識產權法院觀點可以看出,其對於欺騙性和誤認的關系並沒有明確予以表述,但在具體語序安排上采用了“從而對商品的來源或品質產生錯誤認識,具有欺騙性”順序,即先有了誤認的可能性,再有欺騙性。客觀地講,喬丹商標標志本身不具有任何欺騙性,只有將喬丹標志用在相關商品上面且容易對商品的來源或品質產生錯誤認知時,才能認定具有誤認的效果。此時,標志本身是否具有欺騙性已經不再重要,重要的是誤認效果已經形成,即這種誤認效果足夠強烈時,可以降低對標志本身欺騙性的要求。欺騙性和誤認二者是互相影響存在的。

目前該案已經進入二審程序,不論二審結果如何,喬丹系列商標案有很多經驗值得學習,更有一些教訓值得謹記。企業在選擇商標時,一定要審慎行事。一件專利或許可以決定企業的寬度,一件商標則可以決定企業的長度。

北京市品源律師事務所 王金華

(責任編輯:沈沉